実績

標準必須特許(SEP)

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SEPへの対処には、経験豊富な専門家の助言が不可欠

標準必須特許(SEP)とは、ある技術の標準に組み込まれた発明であり、その標準に適合する製品は、実施者がライセンスを有していない限り、特許を侵害することを意味します。SEPはさまざまな産業にマッピングされていますが、特に通信産業では一般的です。これらの分野では、携帯電話やコンピュータなどの異なる製品間の接続には、WiFi、5G、NFC、Bluetoothなどの標準化された技術が必要です。1つの製品が多数の標準を含むことが多く、したがって複数のSEPを含むことが多いといえます。SEP関連技術、製品開発に携わる企業は、この重要な法分野における的確な助言及び代理業務において弊所に支持を仰いでいます。

弊所は、SEP 保護及び権利行使において起こりうるあらゆる側面を包括的に理解しており、その理解が強固な SEP ポートフォリオの開発、収益最大化を見込んだライセンス契約の交渉、高額な SEP 訴訟における紛争の解決に活きていると実感しています。弊所専門家は、コンピュータから電気通信、自動車分野に至るすべての主要なSEP関連技術分野で高度な学位を取得しています。また、標準化団体への参加や、複雑な知財案件に数十年の経験があります。

強固なSEPポートフォリオの構築は戦略的開発と情報に基づく見解から

弊所弁護士は、クライアントと密に連携し、目標と予算に合わせたグローバルなSEPポートフォリオの構築を実現します。標準的必須技術をカバーし、付与後の異議申立に強い特許取得を目指します。また、国内及びグローバルな出願戦略を策定し、対応する標準設定機関へのポリシー遵守を支援します。技術的専門知識と法的洞察力を駆使し、発明を最大限保護する価値の高い特許の確保に注力します。

収益性の高い SEP ポートフォリオの構築には必須とされる特許や出願を評価し、必須性や無効性に関する意見を提供する必要があります。弊所専門家は、4G、5G、802.11、Bluetooth、H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC などの通信及び動画圧縮標準に関連する特許の評価に特に精通しています。

複雑なSEPライセンシング及び訴訟対応には確かな経験が必須

SEP訴訟及びライセンス交渉を処理するには、その分野における特定の経験が必要です。SEP訴訟は複数の管轄区域及び異なる技術が関与するだけでなく、反トラスト法に関連することが多い特別なライセンス規則の対象にもなります。また、一般的な特許訴訟では発生しない損害及び差止命令に関する問題提起も発生します。弊所は、米国、英国、ドイツ、欧州(統一特許裁判所を含む)主要な訴訟管轄区域のイノベーター及び実施者の両方に対して、SEPに関するサービスを提供しており、個々のニーズと製品戦略に合わせた確かなアプローチをグローバルに提供できます。

特許が本当に規格に不可欠なものであれば、莫大なビジネス価値を生み出すことができます。なぜなら、ライセンシング契約が締結されていなければ、その標準を実施することは、定義上、真のSEPを侵害することになるからです。この点で、多国間におけるSEPライセンシングの経験があるか否かは、世界中の多地域特許紛争における訴訟経験が豊富か否かと同様に重要です。弊所専門家は、特許権者及び実施権者の両方に対し SEP ライセンシング交渉における複雑な側面をサポートします。訴訟規模や法域にかかわらず、侵害者に対するSEPの行使、主張、弁護に尽力します。

Everyone in this practice

実績

Representing a multinational technology company in developing its artificial intelligence (AI) and neural processing units (NPUs) portfolio, including preparing new patent applications and prosecuting before the patent office.

Represented defendant Toyota in a patent infringement case that brought eleven utility patents against Toyota’s vehicles in the United States. After Toyota obtained IPR institutions against 8 of the 11 asserted patents, the parties settled.

2:21-CV-00389, E.D. Tex., Judge Gilstrap

Represented defendants MediaTek Inc. and MediaTek USA Inc. in a standard essential patent (SEP) suit relating to WiFi semiconductors. The case was successfully settled.

2:21-cv-00318, E.D. Tex., Judge Gilstrap

Represented plaintiff Sol IP Inc. in a standard essential patent (SEP) suit relating to 5G, 4G LTE, and WiFi semiconductors. The case was successfully settled.

6:21-cv-00270, W.D. Tex., Judge Albright

Filed an amicus brief on behalf of non-parties Toyota Motor Corporation, Honda Motor Company, Nissan Motor Company, DENSO Corporation, and Hyundai Motor Company in a Federal Circuit appeal involving issues related to standard-essential patents.

18-1363, -1380, -1382, -1732, Fed. Cir., Judges Newman, Chen, Hughes

Represented licensees and licensors in patent and trade secret license negotiations involving standard-essential patents (SEPs), semiconductor or integrated circuit (IC) patents, semiconductor process patents, factory management and automation patents, fitness equipment patents, telecommunication patents, computer networking patents, and other technologies in dozens of license negotiations; represented global companies in various IP license and cross license negotiations, presented and countered infringement assertions, formulated license terms and business arrangements, and prepared license agreements involving SEP patents, non-SEP patents, FRAND issues, MFN issues, audit provisions, arbitration mechanisms, etc.