America Invents Act Final Rule: Supplemental Examination

リーヒ・スミス米国発明法(AIA)では、特許権者は米国特許商標庁（PTO）に対し特許に関連があるとされる情報の考慮、再検討、若しくは訂正を求める補充審査を請求できるようになりました。一度PTOによりその情報が考慮、再検討、若しくは訂正されると、該特許は、その情報に関連する行為により、権利行使不可能とされません。この新規の手続きにはある法的制限がありますが、2012年9月16日から全ての米国特許が対象となります。

2012年8月14日、規則改正案に関するパブリック・コメントを検討した上で、PTOは「リーヒ・スミス米国発明法における補充審査および再審査料の見直しについての改定」と題する最終規則を発表しました。

補充審査請求の要件
本規則では、特許有効期間中であれば、特許権者は随時1件又は複数の補充審査を請求することが可能です。提出可能な情報数は1件の請求につき最大12個までです。PTOからのコメントには、情報の数え方についてのガイダンスが記載されています。例えば、ひとつの宣言書が明白に異なる2つの点につき言及している場合、情報数は2個としてカウントされます。

当初の規則改正案を簡素化して、連邦規則集37巻第1.610条b項では、補充審査請求について、情報の項目、争点となっている各々のクレームを特定すること、また、各々の項目が各々のクレームへの関連性及びそれらの応用方法を詳細に説明することを要求しています。請求では50ページ以上の文書がある場合、関連箇所を要約しなければなりません。さらに、それらのクレームは、提出された情報の項目にもかかわらず、特許性があるということ、また、なぜ各々の項目が実質的に新たな特許性問題（「SNQP」）を提起させる、もしくはさせないのかの説明をしてもよいでしょう。

PTOは規則に準拠していない請求には提出日を付与しません。しかし、該請求人が該請求を訂正して提出日を確保する前に、不適合な請求が「裁判による争い」を引き起こすという懸念に応じ、PTOは提出日付与前の補充審査請求は公開しないと発表しています。

適切な補充審査請求に対するPTOの対応
請求を受けてから3ヶ月以内で、PTOはSNQPが提起されているか否かを該情報の項目によって判断します。通常は、請求で提出された項目のみを考慮します。補充審査期間中に面接や補正を行うことは許可されません。SNQPが認められた場合には補充審査許可証が発行され、査定系再審査が開始されます。認められなかった場合は、再審査を開始することなく補充審査許可証が発行されます。

例外が実施されます。例えば、PTOは請求内の情報の如何なる項目に基づく如何なるクレームに対して再審査を行う可能性があり、それには特許や刊行物には無関係の争点も含まれます。

PTOに対する「詐欺行為」が発覚された場合、その問題は米国司法長官に送致されることになります。しかしながら、PTOはこの条項に対する懸念に対処し、そのような送致が行われるのは稀であり、送致前に複数のPTO当局者による調査が行われると述べています。

改定後の審査料金
補充審査の請求にかかる料金は5,140ドルで、該補充審査の結果発生した査定系再審査の料金は16,120ドルとなります。双方の料金とも支払いは請求時に行う必要がありますが、16,120ドルの料金については、PTOが再審査を開始しなかった場合は払い戻しされます。尚、補充審査以外の際、PTOは査定系再審査請求にかかる料金を17,750ドルに設定していますが、査定系再審査が開始されない場合、13,430ドルは払い戻しされます。

当所弁護士Paul M. Barker とMichal J. Flibbertによる英語の全文記事（America Invents Act Final Rule: Supplemental Examination）はこちらよりご覧になれます。

• 第1号　　米国特許法 最終規則(Final Rule)：特許発行前の情報提供制度
• 第2号  　 米国改正特許法：先願主義 (Proposed Rules and Guidelines)
• 第3号　   米国発明法　最終規則 (Final Rule)：特許付与後に伴う諸手続の規則
• 第4号　　米国発明法　最終規則 (Final Rule)：補充審査制度
• 第5号　　米国発明法　最終規則 (Final Rule)：発明者の宣誓書、宣言書
• 第6号　　米国発明法　最終規則 (Final Rule) : 特許審判部および当事者系異議申立手続

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