America Invents Act Final Rules: Practicing Before the Board and Post-Grant Proceedings

リーヒ・スミス米国発明法(AIA)では、特許付与後の新たな異議申立手続として特許審判部により実施される当事者系異議申立手続（IPR）、特許付与後異議申立手続（PGR）、対象となるビジネスモデル方法特許の暫定的プログラム（TCBM）、および真の発明者決定手続が新設されました。2012年8月14日、米国特許商標庁（USPTO）は特許審判部が統括するこれら手続と施行についての最終規則を発表しました。USPTOは特にこれら手続と関連項目に関する以下4つの通知を発表しています。

• 特許審判部における審理の施行規則および特許審判部判決に対する司法審査(77 Fed. Reg. 48612, Aug. 14, 2012)
• USPTO特許審判施行指針 (77 Fed. Reg. 48756, Aug. 14, 2012)
• 当事者系異議申立手続、特許付与後異議申立手続、および対象となるビジネスモデル方法特許の暫定的プログラムの実施についての変更 (77 Fed. Reg. 48680, Aug. 14, 2012)
• 対象となるビジネスモデル方法特許の暫定的プログラム －対象となるビジネスモデル方法特許と技術的発明の定義(77 Fed. Reg. 48734, Aug. 14, 2012)

通常審理 ― 最終規則および審理の施行指針

「特許審判部における審理の施行規則および特許審判部判決に対する司法審査」と題する最終規則では、当事者系異議申立手続、特許付与後異議申立手続、対象となるビジネスモデル方法特許の暫定的プログラム 、および真の発明者決定手続きに関する審理の施行を統括した一連の規則が発表されています。具体的には以下について明記しています。

1. 証拠基準、手続、および該手続を行う際の既定期間
2. 料金
3. 請願書および申立書類の枚数制限を含む各種手続
4. 宣誓証言を含む、ディスカバリ関連証拠についての各種基準および手続
5. ディスカバリの乱用、手続過程の乱用、もしくはその他手続の不適切使用についての救済措置
6. 口頭審理請求手続
7. 判決再審理および控訴請求手続
8. 案件併合の請求手続
9. 秘密保持扱いの申立、秘密情報の秘密保持命令を含む審理記録を公開、もしくは非公開とする手続、および和解の商業上の秘密情報とする請求

また本規則では特許審判部判決への司法審査請求に関連するAIA条項を実施する上で統括された一連の規則を発表しています。

同時にUSPTOは、各種新手続にて申立を行う際の仕組みや期限等、新手続の概要についてを通知する「USPTO特許審判施行指針」と題する施行指針を公表しました。

当事者系レビュー、特許付与後レビュー、および対象となるビジネスモデル方法特許の暫定的プログラム － 最終規則

特許審判部での施行規則に加え、USPTOは「当事者系異議申立手続、特許付与後異議申立手続、またビジネスモデル方法特許の暫定的プログラム」と題する最終規則を発表しました。該手続についての規則が本最終規則に明記されています。具体的には以下について明記されています。例えば：

1. 該手続を開始する際の請願書および基準の要件
2. 該手続での特許権者の応答、意見書の提出、および口頭審理を認めるものを実行する際の手順
3. ディスカバリおよび特許権者が特許の訂正を行う際の基準と手続
4. 手続完了までの期間

対象となるビジネスモデル方法特許の暫定的プログラムと技術的発明の定義－ 最終規則

USPTOは「対象となるビジネスモデル方法特許の暫定的プログラム －対象となるビジネスモデル方法特許と技術的発明の定義」と題する規則を発表しました。本規則では、AIAにより要求されている「対象となるビジネスモデル方法特許」と「技術的発明」について規定されています。特に、AIA第18条では、USPTOが、対象となるビジネスモデル方法特許の暫定的プログラムもしくはTCBMと呼称する手続を開始することができるとしています。18条d項1では、「対象となるビジネスモデル方法特許」という表現とは「技術的発明の特許でない限り、実務や運営管理、もしくは金融製品やサービスの管理に使用されるデータ処理や他のオペレーションを実行する際の方法や対応装置を主張する特許」であり、また、第18条d項2では、技術的発明の特許か否かを判断する規定を発行するようUSPTOに要求しています。

これら上記の法令に従って、USPTOは「対象となるビジネスモデル方法特許」および「技術的発明」についての定義を明記する本規則を発表しました。連邦規則集37巻第42.301条(a)項では「対象となるビジネスモデル方法特許」について法令と同じ定義がされています。第42.301条(b)項では、「技術的発明の特許か否かを判断するにあたり、・・・、ケースバイケースで以下の点を考慮するとしています：クレームされた主題が全体として新規かつ先行技術に鑑み非自明の技術的特徴であり、技術的解決策を用いて技術的問題の解決をはかる発明としているか。」

• 第1号　　米国特許法  最終規則(Final Rule)   ： 特許発行前の情報提供制度
• 第2号  　 米国改正特許法：先願主義 (Proposed Rules and Guidelines)
• 第3号　   米国発明法　最終規則 (Final Rule) ： 特許付与後に伴う諸手続の規則
• 第4号　　米国発明法　最終規則 (Final Rule)： 補充審査制度
• 第5号　　米国発明法　最終規則 (Final Rule)： 発明者の宣誓書、宣言書
• 第6号　　米国発明法　最終規則 (Final Rule) : 特許審判部および当事者系異議申立手続

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