America Invents Act Final Rule: Miscellaneous Post-Patent Provisions

リーヒ・スミス米国発明法(AIA)では、当事者系異議申立または特許付与後異議申立で最終決定書が発行された後に、ある当事者による査定系再審査請求を禁じる禁反言規則が制定されました。また、特許ファイルに提出可能な情報の範囲が拡大され、査定系再審査、当事者系異議申立、特許付与後異議申立においてその情報がどのようにPTOにより利用されるのか定義されています。

2012年8月6日、PTOは「リーヒ・スミス米国発明法における特許付与後諸手続の実施の改正」と題する最終規則を発表しました。特許付与後異議申立の他にも諸手続に関する規則が実施されることになります。施行日は2012年9月16日です。以下は規則の概要をまとめたものです。

査定系再審査請求に伴う禁反言について

AIAで制定された禁反言規則では、もともと第三者が請求していた特許付与後異議申立、当事者系異議申立での決定書が発行された後、該第三者および該第三者と当事者関係にある者が査定系再審査手続きの請求をすることを禁じています。連邦規則集37巻第1.510条（ｂ）項の（6）において実施される最終規則では、第三者による査定系再審査請求において、当事者系異議申立と特許付与後異議申立の法定禁反言規則が第三者の査定系再審査請求を妨害していないことを述べる証明書の提出が必要となっています。請求人は査定系再審査請求でのそのような証明書で身元を明かす必要はなく、匿名による請求が認められています。原案では査定系審査請求での身元提示は必要とされていましたが、最終規則では修正されることになりました。

特許ファイルへの情報提出について

連邦規則集37巻第1.510条において実施される情報提出の規則では、誰でも（特許権者や第三者等）特許ファイルに連邦裁判所若しくはPTOでの手続で特許権者により提出された記載であり、該特許クレーム範囲が特許権者によって明らかにされているものを提出することができるようになりました。また、提出された情報はどのように少なくともひとつの該特許クレームと関連するのか説明が必要となっています。提出は匿名にて行うことが可能です。

PTO原案についての民間の意見を受け、最終規則においては、当初連邦裁判所やPTO手続外とされ、後に手続に含むよう特許権者により提出が行われていたクレーム範囲文書の提出が認められることになりました。また、新法に関するPTOからのコメントでは、国際貿易委員会（ITC）の審議には特許権者が提出したクレーム範囲の記載に新法が適用されないと明確にしています（ITCは連邦裁判所ではなく連邦機関であるため）。さらに、特許権者が提出したクレーム範囲の記載には関連特許や関連特許出願クレームは含めないとしています。

査定系再審査における特許権者のクレーム範囲に関する記載の引用について

もし第三者が特許権者のクレーム範囲の記載を提出し、査定系再審査請求も行う場合、第三者は請求で特許クレームの適切な解釈を決定するのにその記載がどう使用されているのか説明する必要があります。しかし、規則に関するコメントによると、PTOは1.501条に準拠して提出された特許権者のクレーム記載、もしくは、それに関する説明は、再審査を行うかどうかを決定する際考慮しないことになります。その請求を判断する際には、該クレームは合理的に最大限広範囲での解釈が与えられることになるでしょう。さらにPTOからのコメントでは、再審査請求が認められた後は、再審査の対象となる特許クレームの範囲を決定する際、特許権者の記載と請求人の記載に関する説明を十分に可能な限り考慮するとしています。

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• 第1号　　米国特許法 最終規則(Final Rule)：特許発行前の情報提供制度
• 第2号  　 米国改正特許法：先願主義 (Proposed Rules and Guidelines)
• 第3号　   米国発明法　最終規則 (Final Rule)：特許付与後に伴う諸手続の規則
• 第4号　　米国発明法　最終規則 (Final Rule)：補充審査制度
• 第5号　　米国発明法　最終規則 (Final Rule)：発明者の宣誓書、宣言書
• 第6号　　米国発明法　最終規則 (Final Rule) : 特許審判部および当事者系異議申立手続 

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