2020年末に可決されたTrademark Modernization Act(商標近代化法)により、米国特許商標庁(USPTO)は、商業上実際の使用が証明されていない出願および登録に対する異議申立等、様々な取り組みを、商標実務規則を改正することにより行うことができます。改正点には、(1)不正確な商業使用の主張に基づく登録を削除する手段としての査定系取消手続および再審査手続、(2)商標審判部(TTAB)にて不使用を主張するための新しい根拠、(3)情報提供制度の法定化、を含み、情報提供制度は混同可能性の主張も可能です。本改正は2021年12月18日より施行されます。
査定系取消手続は、商標が登録された商品やサービスの一部または全部と関連して商業的に一度も使用されたことがないという事由で、登録に異議を唱える際に使用できます。申立人は、登録日より3年から10年の間に取消手続を要求でき、USPTO長官は自らの発意により同様の期間内で手続できます。但し、大きな例外として、2023年12月27日までは3年以上経過したすべての登録商標を対象としています。これはdead wood(枯れ木)を取り除くための試みだとされています。
一方、再審査手続は、商標法第1条に基づく登録のうち、関連日の時点で登録された商品および/またはサービスの一部または全部に関連して商標が商業的に使用されていない場合に利用可能です。第1条(a)に基づく登録の場合、「関連日」は出願日であり、第1条(b)に基づく登録の場合、「関連日」は使用を主張するための補正書の提出日または使用声明の提出期限(承認されたすべての延長を含む)の満了日のいずれか遅い日です。 申立人は、登録日から最初の5年間に再審査手続を要求することができ、USPTO長官は、自らの発意により同様の期間内で再審査手続を行うことができます。
取消および再審査手続の申立には、異議対象のクラスごとに400ドルのUSPTO手数料が発生します。申立人は、申立書が提出された真の利害関係者名を明らかにする必要はありません(ただし、長官は濫用的な提出を防ぐためにその情報を要求する裁量権を保持しています)。 申立書には、登録者による登録商標の使用についての申立人の合理的な調査の説明と、不使用の疎明を裏付けるすべての証拠を含める必要があります。 登録取消または再審査手続が開始されると、登録者は3ヶ月間(125ドルの手数料で30日間の延長が可能)、使用の証拠、情報、証拠書類、宣誓供述書、または宣言書等(すでに登録のために記録されている使用の標本以上のもの)を提出し、不使用の疎明を反駁することができます。 登録者の応答が使用を証明できない場合、登録は、状況に応じて、商品および/またはサービスについて一部、または全部が取り消されます。 登録取消または再審査の決定に対しては、再審議請求または商標審判部への上告を通じて異議を申し立てることができます。
以上のことから、ブランドオーナーにはポートフォリオの見直しおよび登録内容の正確性について改めて確認しておく必要があります。
登録日から3年が経過した時点で、商標が商業的に使用されていないことを理由に、当事者はいつでも登録の取り消しを申請することができます。 TTABに提出される取消申立書には、1クラスにつき600ドルの手数料がかかります。 登録者欠席により解決されるケースでは、TTABへの不使用を理由とした取消申請は、抹消や再審査を求めるよりも早く救済される可能性があります。
情報提供制度(Letters of protest)は、出願中の商標の登録可能性について、第三者が証拠を提出するための手段です。 情報提供制度は、USPTOに手数料50ドルを支払うことで、混同を招くような類似商標の出願に異議を唱えること、また、偽の標本や不正な情報をUSPTOへ注意喚起するために使用することができます。 商標近代化法では、USPTOが抗議文を出願記録に含めることを決定しても、当事者が他の手続きで問題を提起したり、証拠に依拠したりする権利を損なうものではないことを明確にしています。 また、抗議文がUSPTOに提出された日から2ヶ月以内に長官が抗議文について決定を下すことを義務付けることで、情報提供制度の手続きを迅速化しようとしています。 USPTOは、抗議文が偽造された標本に関する証拠を含み、最初のオフィスアクションが発行される前に提出された場合には、審査官にとって抗議文が特に有用であると指摘しています。
商標クリアランス、取消、権利行使、権利維持に及ぼす影響の詳細につきましては、弊所Trademark, Copyright, and Advertising Groupまでご連絡ください。
Trademark Modernization Act of 2020 (Public Law 116-260, Div. Q, Tit. II, Subtit. B, §§ 221-228 (Dec. 27, 2020)).
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