Fintiv 要素の適用範囲を明確化: USPTOが裁量的拒絶に関する暫定ガイダンスを発表

2022年6月22日、USPTOは、PTABの裁量的拒絶に関する暫定ガイダンス（以下「ガイダンス」）を発表しました。Vidal特許庁長官は、「裁量的拒絶に関するルール作りを予定する一方で、並行する訴訟がある際に、PTABが手続き開始の判断にFintiv要素を適用する場合において、いくつか明確化すべき事項がある」と述べています。本ガイダンスはPTABのさまざまな法定条項を管理する特許庁長官の権限に基づき発行されていることから、PTABに拘束力のあるものとなります（ガイダンス3頁）。

ガイダンスによれば、「Fintiv要素に基づくIPR又はPGRの手続き開始が拒絶されることはない」状況は以下です。

1. 非特許性に説得力がある：「非特許性を示す有力な証拠が提出されている場合」
2. ITCでの並行案件がある：「Fintiv要素に基づく拒絶の要求がITCとの並行手続きに基づくものである場合」
3. Sotera事件規定の合意がある：「申立人が、並行する地方裁判所での手続で申立書と同じ理由、または申立書で合理的に提起され得た理由による主張をしないとの規定に合意している場合」

（同上9頁）

説得力のある証拠がある場合、Fintiv要素による開始拒絶はされない

ガイダンスでは、IPR又はPGRの申立書において、説得力のある非特許性が提示されている場合、「その決定だけで、PTABがFintiv要素に基づく手続き開始を裁量的に拒絶してはならない」と規定しています（同上5頁）。この規定を裏付けるように、メモランダムには、米国議会は特許の質を向上させる仕組みとしてこれまでの特許付与を再検討し、修正する重要な権限をUSPTOに与えたと、と記されています（同上4頁）。したがって、「地方裁判所の訴訟が並行する場合であっても、説得力のある正当な異議申立はPTABで続行することが認められる」としています（同上）。

Fintiv要素はITC案件には適用されない

本ガイダンスでは、PTABのNHK Spring事件の判例が並行する地方裁判所での手続きを考慮したものであり、Fintiv要素は、「IPRと地方裁判所訴訟間の相互作用に焦点を当てたもの」であることを指摘しています（同上5-6頁）。さらに、ITC調査は特許を無効化する権限を持たず、その無効判決はUSPTOや地方裁判所を拘束しないなど、ITC調査と地方裁判所の特許訴訟との相違点を挙げています（同上6頁）。 したがって、ITCの並行調査を優先して開始を拒絶することがPTAB手続きや地方裁判所手続きとの衝突を必ずしも最小化するものではないとしています（同上）。それゆえ、「PTABが並行するITC手続にFintiv要素を適用して申立てを裁量的に拒絶することはもはやない」と述べています（同上7頁）。

Sotera 事件判決による規定

PTABと地方裁判所の両方が有効性に関する同じ問題を審理する場合、相反する判決が下される可能性があります。それゆえ、Fintiv要素の要素4では、IPR又はPGRの申立てで提起された問題と、並行して行われる地方裁判所手続との間の重複に着目しています。しかし、本ガイダンスでは、申立人が地方裁判所訴訟において、申立と同じ理由又は申立で合理的に提起され得た理由を主張しないことを定めることで、矛盾するであろう決定が下される懸念を軽減することができると規定しています（同上7頁）。 したがって、「PTABは、並行する地方裁判所での訴訟を考慮してIPR又はPGRの開始を裁量的に拒絶することはない」と述べています（同上）。

裁判に要する時間の中央値を考慮

PTABがFintiv要素を検討する上で地方裁判所の審判期日を使用することにコメント提出者からの懸念が表明されていました。本ガイダンスでは、「審判期日は頻繁に変更されることから、信頼性に欠けるということを利害関係者は認識している」とあり（同上8頁）、それゆえ、地方裁判所の審判期日は、それ自体、地方裁判所の裁判前にPTABの最終書面決定が公表されるかどうかの良い指標とはなりません（同上）。本ガイダンスでは、当事者が 「地方裁判所における民事訴訟の裁判までの時間の中央値 」を提示することができると規定しています（同上8-9頁）。  したがって、PTABは、地方裁判所での裁判が行われ、解決されるまでのスピードを考慮することになります（同上9頁）。