April 2, 2015
By Elizabeth D. Ferrill; Martin D. Hyden
2015 年 4 月 2 日,美国专利和商标局 (USPTO) 发布了实施《海牙协议中关于工业设计国际注册的日内瓦公约》(即为人熟知的《海牙协定》)的最终规则。 这些规则将从 2015 年 5 月 13 日起生效,此后美国将全面贯彻实施《海牙协定》。
规则内容长达七十多页,总结起来海牙申请要注意的是以下四点。
第 1 点: 美国设计专利的期限延长到自签发之日起算 15 年
从 2015 年 5 月 13 日开始,所有美国设计专利的期限将是自签发之日起15 年。 这比当前的 14 年期限延长了 1 年。 这一新期限将适用于所有已授权的设计专利,无论其是通过海牙系统还是通过传统美国申请系统进行提交的。
第 2 点: 海牙协定仅简化了申请;它没有更改任何参与国家/地区的实质性审查或设计权利
根据《海牙协定》,美国申请者将享受便利条件,通过电子方式提交的单个国际申请可在超过 64 个地区提交最多 100 个不同设计(前提是所有设计属于同一洛迦诺类别,例如“衣物和服饰用品”或“医疗和实验室设备”)。 《海牙协定》的其他参与方包括欧盟、韩国、日本、非洲知识产权组织和瑞士。 完整列表请见此链接。 需要特别指出的是, 中国、加拿大、澳大利亚、巴西和阿根廷并未出现在列表上。
海牙申请者可选择直接向世界知识产权组织 (WIPO) 提交申请。 但USPTO也可以作为间接申请接受办公室,直接通过 EFS-Web 系统(USPTO 的电子申请系统)接受海牙申请。 选择通过 USPTO 提交申请的申请者可用美元支付在任何国家/地区提交申请的所有申请费用,而在 WIPO 系统中需使用瑞士法郎。 无论选择任一方式,申请者通过海牙系统提交申请并不会节约费用,实际上通过 USPTO 提交申请还需额外支付一笔手续费。 审查或注册程序完成后,根据具体国家/地区,每个缔约方(例如,国家/地区)将签发自己的设计权(可能是注册或专利),该权利将在该司法管辖区内可执行。
需了解的一点是,海牙协定仅简化了与提交设计申请相关的程序。 虽然海牙申请的确节省了一些翻译成本,但并没有降低政府费用方面的成本。
此外,它也没有更改规定注册/审查或最终设计权利的执行的实体规范。 例如,美国仍要求申请人明确说明设计的发明人、在申请中包含权利要求并提交来自发明人的宣誓或声明。 仅当特定国家/地区批准了所提交的申请时,申请人可能才无需聘请本地律师。 但是,如果特定国家/地区拒绝批准申请,申请人将需要直接与该国家/地区的适用机构接洽以解决任何问题,并且可能需要聘请本地律师。
第 3 点: WIPO 公开某国际设计申请时该申请将享受临时权利,但仅限一个实施例
美国不会在专利授权之前公开设计专利申请,因此在实施《海牙协定》之前,不可能出现 35 U.S.C. § 154(d) 中所述的临时权利。 154(d) 部分中规定,在专利申请公开到专利授权的这段时间内,专利申请人有权向侵犯“已公开的专利申请中所主张的”发明的侵权方索要合理金额的专利使用金,但前提条件是该侵权方对已公开的专利申请实际知情。 实施《海牙协定》后, 国际设计申请公开即赋予其临时权利。
但是,单个主张的美国设计专利更常受到限制,USPTO 计划继续对国际设计申请应用这些相同规则。 如上所述,国际设计申请允许最多包含 100 个不同的设计。 要注意的一点是,在包含多个设计的国际设计申请中,只有第一个实施例可享受临时权利。 这些临时权利不会转移到之后提交的任何要求国际设计申请优先权的分案申请。 因此在规划海牙申请策略时,如果临时权利问题很重要,则申请人必须谨慎选择将享受这些临时权利的设计。
第 4 点: 海牙申请者需注意,参与《海牙协定》的所有国家/地区内都不适用“通用制图标准”
在海牙申请中,很难实现为某一个国际设计申请制作的单组图形能够满足所有参与国家/地区的要求。 经常在世界多个地区申请设计权利的人们应该知道,不同的司法管辖区会有不同的规则和实践做法。 例如,尽管欧盟允许单个注册中包含多个设计,但每个设计仅限有 7 个“视图”(或图形)。 另一方面,美国的规则是设计中必须包含“足够数量的视图以构成完整的披露”。 因此,有些设计可能需要 7 个以上的视图,USPTO 才会将其视为完整披露。 其他差异包括:有关线图中的阴影使用、是否接受照片和计算机生成的图形以及可允许的透视图和正交(“眼睛平视时是平直的”)视图的数量等方面的偏好规定。 这些只是不同国家/地区的制图标准和披露要求中所存在差异的一些例子以及申请人可能遇到的相应困难。
在美国实施《海牙协定》代表了近年来美国设计专利起诉实践的最大变革。 未来,《海牙协定》可能对美国的设计专利实践产生显著影响。 2014 年,美国共授权了 23,657 个设计专利,其中有 14,441 个设计是通过海牙系统提交的。 从短期来看,新授权的专利具有稍长的期限将使所有设计专利申请人受益。 从长期来看,如果参与国家/地区之间采取统一的图纸标准,则实施海牙系统将对希望申请世界范围权利的申请者带来极大帮助。
Copyright © Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP. This article is for informational purposes, is not intended to constitute legal advice, and may be considered advertising under applicable state laws. This article is only the opinion of the authors and is not attributable to Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, or the firm's clients.
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