January 18, 2013
By M. Paul Barker; Anthony C. Tridico, Ph.D.
2013年1月14日、米オバマ大統領によりH.R. 6621修正法案が署名され、成立しました。「専門的修正」を加えたこの新法は、「リーヒ・スミス米国発明法(AIA)および米国特許法(Title 35 of the United States Code)の一部規定を修正および改善するため制定されました。新法には、軽微な修正の他にAIAや米国特許法その他規定における重要な変更点が含まれています。本号では、当事者系手続の申請時期に影響のある変更、また、特許調整期間(「PTA」)に関する修正などいくつかの重要な変更点について取り上げます。
新法では、法案段階での内容と比べると、二つの規定が除外されています。一つ目は、1995年6月8日以前の出願 (pre-GATT) に対する制限の厳格化に関する規定であり、新法では削除されました。二つ目は米国特許法第325条(f)を撤廃する規定が最終的には除外されました。同規定は、再発行特許において、特許付与後異議申し立て手続き(PGR)が原特許発行日から9ヶ月経過した後に提出された場合、原特許のクレームと同一或いは狭くなる再発行特許のクレームに基づいたPGR手続を禁ずるというものであり、依然として施行されています。
ある特定の場合を除き、これらの修正条項は新法の施行日(2013年1月14日)から施行となり、施行日同日、或いは施行日以降の手続に適用されます。
当事者系手続で生じる「空白期間」を解消
AIAには、二つの新たな異議申立手続きとして、特許付与後レビュー(PGR)と当事者系レビュー(IPR)が設けられています。PGRとIPR手続の同時係属を回避するため、AIAには、PGR申請が認められている9ヶ月間の申請期間が切れる前に、IPRを申請することが出来ないとの規定が設けられていました。しかし、この規定は改正前の特許(pre-AIA patent)に基づき異議を申立てる者にとっては、PGR、IPRとも9ヶ月間は申請不可能な、9ヶ月の 「空白期間」を生み出すことになっていました (AIA のPGR手続きは改正前の特許には適用されません)。実際に、AIAの構造では、改正前の特許に基づくPGR手続が妨げられており、且つ、IPRの申請者には、改正前の特許が付与されてから9ヶ月間待機しなければならない期間が依然としてありました。新法第一条(d)では、IPRの申請 (米国特許法第311条 (c)項) に9ヶ月の待機期間は必要ではないとする規定が設けられることとなり、改正前の特許における「空白期間」が解消されています。
新法では、米国特許法第311条 (c)が修正され、IPR申請者は再発行特許の発行後に9ヶ月間待機する必要がなくなりました。
PTA規定に関する修正
AIA米国特許法第154条(b)(1)(B)では、「米国での実際の出願日」から3年以上係属している出願があるとき、場合によっては特許期間の延長が設けられていました。新法第1条 (h)(1)では、その開始日が変更されており、米国特許法第111条(a)に基づく米国での実際の出願日、或いは、国際出願(PCT)の場合には、371条に基づく米国国内段階の開始日となっています。
新法第1条(h)(2) では、米国特許商標庁(PTO)がPTAの決定を通知するタイミングについても変更されています。具体的には、決定通知を特許許可通知と共に通達するのではなく、特許発行までに通達するとしています。
また、新法第1条 (h)(3)のもとでは、バージニア州東部地区連邦地方裁判所への申立は、PTAの再検討を求め、それに対して下された長官の決定に不服申立をする際には、排他的救済となります。また、この場合の申立期間についても、特許付与後180日以内から、長官の決定より180日以内に変更されています。
代理人のアドバイスに関するAIA規定の施行日における対処
AIAでは、故意侵害や侵害誘発の意図を立証する際、代理人から特許侵害についてのアドバイスが得られなかったという当事者側の過失を裁判にて使用することはできません(米国特許法298条)。新法第1条(a)では、施行日同日(2013年1月14日)、若しくは施行後に開始された全ての民事裁判に該規定が適用されるとし、また、該規定の適用は、AIA施行日同日若しくは施行日後に発行された特許に限らないとしています。
真の発明者決定手続きおよびインターフェアレンス手続に関する修正
新法第1条(k)では、真の発明者決定手続を開始する請願書の提出時期が変更されており、「早期出願」という用語に対しても定義付けがされています。さらに、PTOの管轄や、2012年9月15日以降に開始されたインターフェアレンス申立手続の取扱いに関しても明示されています。明確に言うと、このようなインターフェアレンス手続は、特許審判部および連邦巡回控訴裁判所を統括している改正前の特許法規則に従うことになります(米国特許法35 U.S.C.第6条、第141条、および28 U.S.C. 第1295条(a)(4)(A))。
出願人に関する規定の修正
新法第1条(f)では、出願人は、AIAにあるとおり、事前のコンプライアンスに基づく許可通知発行の調整を行うよりも、特許発行手数料を支払う前に米国特許法の定める宣誓書または宣言書(oath or declaration)規定に準拠しなければならないとしています。また、新法第1条(i)では、特許法第373条が廃止されています。同条は、米国を指定した国際出願で、発明者以外の者など111条に基づき米国特許出願を行う資格のない者により出願が行われた場合、PTOはその出願を受諾しないとするものです。
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