米国特許商標庁(PTO)は出願中の特許出願に影響を与える第三者の権利を拡大する規則を公表しました。2012年7月17日、PTOは「リーヒ・スミス米国発明法における第三者による情報提供制度の規則」と題する第三者情報提供制度を定めた最終規則を発行しました。規則で第三者は、関連刊行物 ― 関連性について簡潔な陳述が必要 ―を発行前の特許出願に提出することができます。施行日は2012年9月16日で、全ての出願が対象となり、規定は直ちに施行されます。
手続の仕組みと情報提供の要件
第三者による情報提供制度では、第三者はいかなる「審査に潜在的に関連する特許、公開公報出願、もしくはその他の刊行物を提出することが可能」としています。連邦規則集37巻第1.290条(a)。 これには、「訴訟文書や裁判所の課す秘密保持もしくは守秘義務命令の対象ではない裁判文書」も含まれますが、「営業秘密、未公開の内文書、またはその他の未公開文書」は含まれません。
最終規則では、提出する際、PTOの電子提出システム(EFS-Web)を使用し、電子での提出を行うよう提出人に呼びかけています。しかし、郵送による提出もまだ受け付けています。提出書類は自動的に登録されるのではなく、コンプライアンスの審査を受けます。提出人は最初の提出が拒絶された場合、再提出を行うことが可能です。さらに、実際の当事者は匿名でもよく、例えば、弁護士を通じての提出も可能となっています。提出された刊行物は発行済み特許の表紙に載り、特定されます。
最終規則1.290条(d)項では、提出文書を特定する一覧表;主張する各々の項目についての関連性を簡潔に説明したもの;判読可能なそれぞれのコピー;英語以外の項目の場合は英語訳;情報公開の義務はないとする提出人の陳述書(つまり、真の第三者);また、法的要件および規則要件に準拠した提出であることを示す陳述書が必要になります。
提出要件である関連性の説明について、最終規則では「叙事文形式での説明」もしくは「クレームチャート」が提案されています。また、「説明には、文書の技術分野を紹介するパラグラフおよび文書の一部と異なるクレーム要素とを位置付けるクレームチャートを含んでいること」が適格だとし、例が出されています。特に、第三者の提出人が権利化手続に参加できないようにすること;提出した文書に基づく拒絶の提案ができないようにすることを警告しています。
提出時期および費用
第三者は1)許可通知の日付以前;または2)出願が公開された日付から6ヵ月後以内、もしくは最初の拒絶通知書以前に、第三者による情報提供制度での提出を行うことができます。費用は文書10件につき180ドルですが、第三者の提出する一覧表の文書が3件またはそれ以下で、該第三者および該第三者と当事者関係にある者よる初めての提出である場合には、費用が全額免除されます。
米国改正特許法についてのその他の記事(日本語)は以下をクリック:
Copyright © Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP. 本記事は情報提供を目的としたものであり、リーガルアドバイスを成すものではございません。また、州の準拠法のもとに公表されているものです。また本記事での意見は著者の見解に基づくものであり、フィネガン、ヘンダーソン、ファラボー・ギャレットアンドダナー、LLP や当所クライアントに帰属するものではございません。
Copyright © Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP. This article is for informational purposes, is not intended to constitute legal advice, and may be considered advertising under applicable state laws. This article is only the opinion of the authors and is not attributable to Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, or the firm's clients.
10th Annual Georgia Asian Pacific American Bar Association Gala
May 29, 2024
Atlanta
Due to international data regulations, we’ve updated our privacy policy. Click here to read our privacy policy in full.
We use cookies on this website to provide you with the best user experience. By accepting cookies, you agree to our use of cookies. Please note that if you opt not to accept or if you disable cookies, the “Your Finnegan” feature on this website will be disabled as well. For more information on how we use cookies, please see our Privacy Policy.
Finnegan is thrilled to announce the launch of our new blog, Ad Law Buzz, devoted solely to breaking news, developments, trends, and analysis in advertising law.