リーヒ・スミス米国発明法(AIA)は「発明者が出願人」となるシステムから「譲受人が出願人」となるシステムへと米国特許制度を改定しています。旧規則では、発明者が発明を譲受した人物が特許出願を行えましたが、出願人は発明者のままでした。それに対し、新施行規則では、譲受人が出願人として特許出願を行うことができるようになりました。2012年8月14日、米国特許商標庁(PTO)はリーヒ・スミス米国発明法 (AIA) 第4条および20条における発明者の宣誓書または宣言書規定に関する施行規則を発表しました。最終規則には「リーヒ・スミス米国発明法における発明者の宣誓書または宣言書規定の実施の改正」と題されています。本最終規則の施行日は2012年9月16日で、施行日当日又は施行日以後に出願される特許出願、若しくは開始される手続が対象になります。
誰が出願を行うことができるのか (出願人)についての変更
PTOは、AIAのもとでは譲受人が出願人として特許出願を行うことができるという見解を明らかにしています。しかし、譲受人により出願された場合であっても、例外が適用となる場合を除き、発明者が宣誓書または宣言書を提出しなければならないとしています。PTOは出願書類や特許を特定する目的において、引き続き発明者の氏名を使用するとしています。
宣誓書または宣言書手続の変更
新法のもと、PTOは宣誓書や宣言書の要件(米国特許法第115条)を効率化しています。まず第一に、発明者全員の氏名を一つの宣誓書または宣言書で特定する必要がなくなりました-出願人が発明者全員の氏名、居住地および郵送先住所を示す出願データシートを提出している場合には、それぞれの発明者が別々の宣誓書または宣言書(若しくは代理人のステートメント)を提出することができます。第二に、各発明者の国籍を特定する必要がなくなりました。第三に、新法では、宣誓書または宣言書に署名をした発明者が出願書類の内容を「確認または理解」し、開示要求の義務を認識していると仮定しています。これは、発明者がそれらの要件を証言する必要のあった旧法とは大きく異なっています。
加えて、出願人が発明者全員の氏名、居住地、郵送先住所を示した出願データシートを審査前に提供していれば、宣誓書または宣言書の提出は許可通知発行まで待つことが可能です。
代理のステートメントに関する改正
発明者が宣誓書または宣言書を提出することが不可能な場合や署名に同意しない場合、代理のステートメントを提出することができます。代理のステートメントでは:(1) 署名をしていない発明者の事情;(2) 代理のステートメントに署名をしている人物および署名をしていない発明者との関係;そして (3) 署名をしていない発明者の最後に知れたる住所を特定する必要があります。最終規則では、出願人として出願する譲受人が発行手数料の支払日前に代理のステートメントを提出することができるとしています。
再発行手続に関する変更
さらに、最終規則は再発行手続における宣誓書または宣言書についても改定しています。具体的に、PTOは宣誓書または宣言書で「全ての誤りは出願人側にPTOを欺く意図がなく起こった」と述べるステートメントを提出する要件を削除しています。再発行手続にて特許クレーム範囲の拡大を求める場合は、該出願が求める範囲を拡大とするクレームを宣誓書または宣言書で必ず特定する必要があります。改定後の米国特許法第251条に基づく規則では、全権利の譲受人が再発行手続(クレームを拡大する場合においても)における発明者の宣誓書または宣言書に署名できることが認められています。
その他の変更
最後に、PTOはいくつか他の規則変更をしています。例えば、特許発行後に実務者が連絡先変更を行うことを認めています。また、PTOは複数の譲受人が出願手続きを遂行する場合の特定の手続を設けたり、出願データーシートに外国優先権主張と国内優先権主張を記載することを要求し、双方の主張の調和を図っています。
当所弁護士Adriana L. Burgyによる英語の全文記事(America Invents Act Final Rule: Inventor’s Oath or Declaration)はこちらよりご覧になれます。
Copyright © Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP. 本記事は情報提供を目的としたものであり、リーガルアドバイスを成すものではございません。また、州の準拠法のもとに公表されているものです。また本記事での意見は著者の見解に基づくものであり、フィネガン、ヘンダーソン、ファラボー・ギャレットアンドダナー、LLP や当所クライアントに帰属するものではございません。
Copyright © Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP. This article is for informational purposes, is not intended to constitute legal advice, and may be considered advertising under applicable state laws. This article is only the opinion of the authors and is not attributable to Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, or the firm's clients.
Lecture
Patent Protection for Software-Related Inventions in Europe and the USA Training Course
June 5, 2024
Hybrid
10th Annual Georgia Asian Pacific American Bar Association Gala
May 29, 2024
Atlanta
Webinar
Obviousness of Biologics Inventions: Strategies for Biologics Claims in the U.S., Europe, and China
May 28,2024
Webinar
Due to international data regulations, we’ve updated our privacy policy. Click here to read our privacy policy in full.
We use cookies on this website to provide you with the best user experience. By accepting cookies, you agree to our use of cookies. Please note that if you opt not to accept or if you disable cookies, the “Your Finnegan” feature on this website will be disabled as well. For more information on how we use cookies, please see our Privacy Policy.
Finnegan is thrilled to announce the launch of our new blog, Ad Law Buzz, devoted solely to breaking news, developments, trends, and analysis in advertising law.