ינואר-פברואר 2013

פטנטים על שיטות אינם חזקים כפי שאתה חושב!

המשך המאמר

כאשר Akami תבעה את Limelight Networks בגין הפרת פטנט על שיטה להעברה יעילה של תוכן מקוון, Limelight התעקשה כי לא ביצעה הפרה, משום ששלב אחד או יותר בשיטה נשוא הפטנט בוצעו על ידי לקוח של Limelight, ולא על ידי Limelight עצמה. על פי החוק באותה עת, היה צורך שכל שלבי השיטה יבוצעו על ידי גוף אחד. במידה ששני גופים נפרדים ביצעו שלבים שונים בתביעת שיטה, אזי אף גוף לא היה אחראי בגין הפרה, אלא אם צד אחד נתן הוראות לצד השני או שלט בו. לפיכך, הדרך הפשוטה לחמוק מאחריות בגין הפרת תביעות שיטה הייתה להשאיר את ביצוע אחד השלבים לאדם אחר. אף אלו שעודדו אחרים לבצע את השלב הנוסף לא היו אחראים, מכיוון שהחוק לא הכיר בעילת תביעה של שידול או עידוד גורמים אחרים להפר פטנט על שיטה במצב שכזה. אם אדם היה מוסר אקדח לאדם אחר על מנת לעודד את האדם השני לבצע פשע, החוק היה מטיל אחריות על מוסר האקדח במסגרת אחריות על פי תיאוריה של "שידול". אולם כאשר הדבר נוגע לפטנטים על שיטות, החוק לא הכיר בתיאוריות שידול כאלו. מצב זה השתנה מוקדם יותר השנה, כאשר פניגן ייצגה את Akami בתביעתה נגד Limelight. עורכי הדין של פניגן שכנעו את בית המשפט לערעורים על פטנטים כי לא צריך להיות הבדל בחוק בנוגע לשידול בין תביעות התקן לבין תביעות שיטה. על פי החוק החדש, אם הגוף הראשון מבצע חלק משלבי שיטה, אך לא את כולם, והשלב או השלבים הנותרים מבוצעים על ידי גוף שני, הגוף הראשון יהיה אחראי על פי תיאוריית שידול. אולם, כפי שציין בית המשפט לענייני פטנטים, שידול מצריך הוכחות נוספות, והוכחות אלו עשויות להיות חמקמקות. על מנת לזכות בתיק של הפרת פטנטים באמצעות שידול, על בעל הפטנט להוכיח כי: (1) הנתבע ידע אודות הפטנט, (2) הנתבע ביצע את כל השלבים בתביעת השיטה, למעט שלב אחד, (3) הנתבע שידל צד שלישי לבצע את השלב הסופי בתביעת שיטה, ו-(4) הצד השלישי ביצע שלב זה. בעוד שהחוק השתנה, בפועל, ההוכחה הנחוצה על מנת לזכות עשויה להיות סבוכה. לדוגמה, חשבו כמה קשה יהיה להוכיח כי המפר ידע אודות הפטנט שלכם. וגם כאשר אתם מסוגלים להוכיח כי הייתה ידיעה, כיצד תוכיחו שהמפר שידל לבצע את שלבי התביעה אשר הוא עצמו לא ביצע? נדיר שאנשים פרטיים יודו כי שידלו לביצוע הפרה, ולרוב קשה להוכיח שידול כאמור באופן נסיבתי. יש לציין כי הוכחת שידול עולה על הפרק אך ורק כאשר הוכחת הפרה מצריכה פעולה של מספר גורמים. במידה שגורם אחד מבצע את כל שלבי השיטה, השידול אינו רלוונטי. אם כן, ההשלכות הנן משמעותיות: במידה שאתם כותבים את תביעות הפטנט שלכם מנקודת מבט של שחקן יחיד שיבצע הפרה, השחקן היחיד עשוי להיות אחראי בגין הפרה, בין אם ידע אודות הפטנט שלכם ובין אם לאו. עם זאת, אם תביעות הפטנט שלכם נכתבות באופן המכסה פעולה של שני שחקים שונים, אזי תידרשו להוכיח קיומם של ידע ושל שידול על מנת לזכות. לפיכך, אם אמצאת שיטה כוללת פעילות צד לקוח וצד שרת, בחרו צד אחד, וכתבו את התביעות מנקודת מבט זו בלבד. משום שאם תכתבו תביעה הכוללת את פעולות שני הצדדים, ייתכן שיהיה לכם קשה להוכיח את קיום הידע והשידול הדרושים על מנת לזכות.

Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc. ו- McKesson Technologies, Inc. v. Epic Systems Corp., הוכרע ביום 31 באוגוסט 2012 בבית המשפט הפדרלי לערעורים של ארצות הברית.