כל מה שתאמר במשרד רישום הפטנטים עלול לשמש נגדך בבית המשפט
המשך המאמר
לעתים קרובות קורה שלאחר הוצאת פטנט מסתבר לבעלים שהפטנט צר מידי, באופן שמונע מהבעלים להשתמש בפטנט לעצירת מתחרים. למרות שפטנט עשוי לתאר המצאה באופן כללי ביותר, הרי שברמת הסף היקף ההגנה שמעניק הפטנט מוגדר על ידי תביעות הפטנט, ולא על ידי התיאור הטכני. בפנל שנערך במסגרת כנס Ernst & Young Journey שהתקיים בתל אביב בחודש שעבר, ציין יואב כפיר, מנכ"ל חברת VAR Management בישראל, שלאחר שסקר את הפטנטים של למעלה מ-3,000 חברות התברר לו שבכ-95% מהמקרים הפטנטים כתובים באופן שמקנה להם ערך נמוך. אם בעיה זו מתגלה בתוך שנתיים ממועד הוצאת הפטנט, ניתן לנקוט הליך של הוצאה-מחדש מרחיבה במשרד לרישום פטנטים וסימני מסחר בארה"ב. על מנת להרחיב את תביעות הפטנט, כל שעל בעל הפטנט להוכיח הוא שתבע פחות ממה שהיה זכאי לתבוע במסגרת הפטנט המקורי. אולם ישנה מגבלה חשובה אחת: בעל פטנט אינו רשאי "ללכוד-מחדש" נושא שעליו ויתר במסגרת ההליך המקורי. ברגע שוויתרת על דבר-מה, אינך יכול להשתמש בהליך הוצאה-מחדש כדי לקבל אותו בחזרה. זו הייתה הבעיה של חברת Xicor.
הפטנט של חברת Xicor התייחס למעגלי זיכרון קריאה בלבד הניתן לתכנוּת ולמחיקה אלקטרונית (EEPROM). בעת שחברת Xicor הגישה את הבקשה המקורית לרישום פטנט, היא ניסתה להגן באופן רחב על הרעיון של שכבת מנהוּר. אולם בוחן הפטנטים דחה את תביעת הפטנט כמובנת מאליה. במקום לערער על קביעת הבוחן, כפי שהתברר לה בדיעבד שהייתה צריכה לעשות, חברת Xicor תיקנה את תביעות הפטנט והוסיפה הגבלה על אופן יצירתה של שכבת המנהור בתהליך של רִבוּץ אדים כימי בלחץ נמוך תוך שימוש בטטראתיל אורתוסיליקט (TEOS). במסגרת התהליך, חברת Xicor הסבירה שתהליך רִבוּץ אדי ה-TEOS הופך את ההמצאה שלה ראויה להגנה על ידי פטנט. לאחר תיקון תביעות הפטנט והצגת הנימוק הזה, חברת Xicor קיבלה את הפטנט שלה.
חברת Xicor הבינה בדיעבד שרבוּץ אדי TEOS הייתה הגבלה צרה מידי, שאפשרה למתחרים לתכנן מוצרים תוך כדי עקיפת הפטנט. לכן, לפני שחלפו שנתיים ממועד קבלת הפטנט המקורי, הגישה חברת Xicor בקשה להוצאה-מחדש, תוך הוספת תביעות חדשות ורחבות יותר שהשמיטו את הגבלת ה-TEOS. משרד הפטנטים של ארה"ב הוציא-מחדש את הפטנט עם התביעות הרחבות יותר, וחברת Xicor הסתמכה על הפטנט שהוצא-מחדש כדי לתבוע את המתחרה שלה, חברת Greenliant Systems, Inc.
חברת Greenliant תקפה את הפטנט שהוצא-מחדש בנימוק שחברת Xicor הפרה את כלל הלכידה-מחדש. לטענתה של חברת Greenliant, חברת Xicor ניסתה במקור להשיג את ההיקף הרחב יותר של הגנת-פטנט, שנים קודם לכן, ונדחתה. עמדתה של Greenliant הייתה שבכך שחברת Xicor תיקנה לאחר מכן את תביעות הפטנט וטענה שהתביעות הצרות יותר ראויות לרישום פטנט יש משום שימוש בלתי-ראוי מצדה של חברת Xicor בהליך ההוצאה-מחדש, כדי ללכוד-מחדש את מה שוויתרה עליו קודם לכן. בית המשפט בחן את הנימוקים ואת התיקונים שנעשו על ידי עורך הדין לענייני פטנטים של חברת Xicor במסגרת הבקשה המקורית וגילה שעורך הדין הוסיף לתביעות הפטנט את תהליך הרִבוּץ באדי TEOS, בטענה שתכונה זו עצמה היא שמקנה לחברת Xicor את הזכות לרשום פטנט. מאחר שזוהי העמדה שננקטה קודם לכן, בית המשפט קיבל את טענתה של חברת Greenliant וקבע שניסיונה של חברת Xicor לחזור בה במסגרת הליך ההוצאה-מחדש אכן מהווה הפרה של כלל הלכידה-מחדש, ולפיכך ההוצאה-מחדש של הפטנט אינה תקפה.
מה הייתה השגיאה של חברת Xicor? בדומה לחברות רבות, יש להניח שבעת שהגישה את הבקשה המקורית לרישום פטנט, הדבר לא נעשה מתוך חשיבה אסטרטגית על היקף ההגנה שלה היא זקוקה על מנת להפיק כוח חסימה רב-ערך מהפטנט שלה. ללא ראיית הנולד אסטרטגית, עורך הדין לענייני פטנטים עלול להיגרר לתיקון עיוור של תביעות הפטנט ולהעלאת נימוקים שמקטינים באופן משמעותי את היקף ההגנה. עד שחברת Xicor הבינה את הבעיה שלה, הנזק כבר נגרם. שכן מרגע שנימוקים מועלים על הכתב באופן רשמי במשרד הפטנטים, לא ניתן למחוק אותם.
הכל מתלהבים כשמתקבל אישור לפטנט. אולם השגת פטנט, לכשעצמה, אינה צריכה להיות המטרה. המטרה האמיתית צריכה להיות להשיג הגנת פטנט שכמעט ולא מותירה למתחרים מקום לתחרוּת. אם הגנת הפטנט המוקנית לחברה מותירה למתחרים מסלול בר-קיימא שבו הם יכולים להתקדם, החברה עלולה לגלות שהפטנט שלה אינו שווה את הנייר עליו הוא כתוב.
Greenliant Systems, Inc. v. Xicor LLC, פסק דין מיום 22 באוגוסט 2012, בית המשפט לערעורים של ארה"ב בסבב הפדראלי.
.jpg){kind=logo}