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美国专利法改革,中国企业须知

The Computer & Internet Lawyer

姚克实, 林艺思, Thayer, Linda J., Schultz, Christopher S., Arner, Erika Harmon

Article

合作者: 陈维国孙奕

I. 概述

2011年9月16日,奥巴马总统签署《美国专利改革法案》(H.R. 124 "AIA")。1国会两党一向对许多重要事项的态度对立,但对该法案却都大力支持。该法案是美国自建立现代专利体制的1952年专利法案2 以来,对美国专利法律进行的最为重大的改革。有关全面改革专利法的讨论可追溯到2003年联邦贸易委员会报告3和2004年美国科学院院刊,4二者都建议对专利法律及美国专利商标局(USPTO)进行改革。

AIA象征着六年努力和妥协的巅峰。本文虽无法详述整项法案(AIA共计五十八页,全部用法定语言描述),但在第II节中,我们将探讨中国企业具有重要意义的某些改革,例如:重新定义先有技术、第三方对专利提出的质疑、在先使用、商业方法专利(包括税务策略专利)、联合诉讼(排除对无关多方被告提起诉讼)和美国专利商标局经费。我们还将在随后的第III节中简要介绍一下本项法案的其它方面。在文章末尾,我们将在附录A中总结AIA各项规定的生效日期。

Ⅱ. 主要改革

A. 发明人申请优先制对先有技术的影响

AIA将发明优先制改为发明人申请优先制,使之与世界其它地区的制度尽量保持一致。5这项变化的一项结果将是逐渐取消先发明比较程序(interference)。6对中国企业的真正影响是如何根据新法案判断一项发明的先有技术。本节中涉及的所有改革内容将在2013年3月16日开始生效7

根据本项法案的规定,评估创新性或者显而易见性的关键日期是有效申请日(effective filing date)。AIA修订了35 U.S.C. § 100(i)(1)中关于有效申请日的定义:一个权利要求的有效申请日是该权利要求的最早优先权日;如果该权利要求没有优先权主张,则是实际申请日。8优先权日可以来自在美国的母案申请或是在其它国家的相关申请(35 U.S.C. §§119-121或者365)。9

在AIA之前,35 U.S.C. § 102定义了许多不同形式的先有技术,其中一些与申请日相关,而另一些则与发明日相关。AIA完全取代了§ 102,仅定义了两类先有技术。第102(a)(1)条规定先有技术包括,在有效申请日之前,世界上任何地方的任何“印刷出版物、公开使用、销售或者公众可接触的其他材料”。因此,在中国的公开使用将对在美国的专利构成先有技术。10第102(a)(2)条规定先有技术包括满足下列情况的美国专利或者申请,(1)已发行、已公开或者被视为已公开;(2)至少有一位发明人不同于该权利要求的发明人;以及(3)有效申请日期先于该权利要求的有效申请日。因此在美国外的专利申请将用其较早的申请日构成先有技术,其可能甚至早于美国专利法的允许范围。11第102(d)条将第102(a)(2)中专利或者申请的有效申请日定义为(1)专利的实际申请日或者(2)满足35 U.S.C. §§ 119-121或者365条要求的先有申请的申请日─以二者中较早日期为准。12

新的§ 102(b)定义了§ 102(a)中两类先有技术的例外情况,其中都涉及权利要求的发明实体(单独或者共同发明人)或者获得人(从发明实体直接或者间接的披露中获得该发明标的物的人)披露的内容。13第§ 102(b)(1)节把由发明实体或者获得人在权利要求的实际申请日期一年内提供的§ 102(a)(1)规定的内容从先有技术中去除。14第102(b)(2)节把满足下列情况的§ 102(a)(2)中的专利或申请从先有技术中去除:(1)从发明实体或者获得人那里获得的;(2)发明实体或者获得人公开披露的;或者(3)共同拥有或者有义务转让给该权利要求发明人的。15第102(c)条对共同所有权作出解释:(1)发明是由共同研究协议当事方作出的,其共同研究协议是在有效申请日之前制定;(2)权利要求中的发明源于共同研究协议范围内的活动;以及(3)专利申请中标明了共同研究协议的当事方。16

AIA还修订了35 U.S.C. § 103,将评估显而易见性的日期从“创造发明的时间”改成“在所主张发明的有效申请日期之前”。17

B. 专利授权前和专利授权后复审

AIA为质疑专利有效性制定了两项新程序并且增强了现有机制。这些新规定可能会将挑战专利有效性的中心从法院转移到美国专利商标局。为帮助应对这些新程序,本项法案还将专利复审委员会重新包装并更名为专利审判及上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board (PTAB))。该委员会将对上诉、复审以及AIA新规定的这些程序具有决定权。18 另一项新程序─补充审查,将会对专利权人提供帮助。

这些新程序在2012年9月16日开始生效。19尽管AIA为攻击专利有效性提供了新程序,但每个程序的机会窗口和特征都不同,有一些甚至为攻击专利有效性提供了证据调查的机会。律师在攻击专利的有效性时,将需要决定使用哪些程序最为合适。我们在附录B里比较了在美国专利商标局攻击专利有效性的不同程序,包括AIA未修订的单方重新审查程序。

1. 在专利授权前提交相关文献

AIA修订了现有的37 C.F.R. § 1.99项中,关于第三方在专利审查期间提交先有技术文献的程序。20这一新规定将自2012年9月16日开始生效。在AIA实施之前,第三方对于每项申请最多只能向美国专利商标局提交十件先有技术文献,且不能附带任何论据或者说明。21实践中,这一程序没有任何吸引力,因此很少被采用。AIA取消了对提交先有技术文献数量的限制,并要求提交人对所提交的每件先有技术文献及其和权利要求的相关性作出简要说明。22第三方可以在专利申请公开六个月内或者第一份审查意见书(first Office Action)发布之前(以较迟者为准)提交先有技术文献,直到美国专利商标局发布批准通知(Notice of Allowance)为止。23此外,只要第三方可以举出相关文件,则可根据任何理由对专利性提出质疑,例如可实施性(enablement)、书面说明(written description)或确定性(definiteness)。24

该机制的缺点之一是,如果美国专利商标局不认可所提交文献的重要性,第三方则无法再主张自己的理由。因此,如果该专利获得授权,意味着所提交文献已经被专利局考虑过,从而增加了日后用同样文献攻击专利有效性的难度。但是,另一方面,这一机制具有下列优点:首先,与单方重新审查程序类似,第三方可以提出相关性论据;其次,成本低;第三,第三方可以保持匿名。

2. 专利授权后复审

AIA为挑战专利有效性提供了一项全新的武器,即专利授权后的复审程序(postgrant review (PGR))。25PGR由PTAB裁定,允许基于任何无效性依据对一项专利的有效性提出挑战,其中包括实用性、可专利性、可实施性、书面说明以及确定性。26AIA要求美国专利商标局在2012年9月16日之前发布PGR的具体管理规定。

由于存在很多限制规定,PGR发挥作用的日期将显著延迟。首先,新PGR程序仅适用于2013年3月16日当日及之后申请的专利,27并且要求权利要求的有效申请日在该日期之后。这类权利要求通常几年内都不会被授予专利。其次,AIA允许美国专利商标局在PGR规定生效后前四年内限制PGR的数目,使美国专利商标局获得尽可能多的时间进行调整。28第三,AIA要求美国专利商标局为诉讼中的商业方法专利(即使是根据先前法律申请的商业方法专利),制定PGR的一个“过渡方案”。

PGR申请必须在专利商标局授予专利或者重新审批专利(reissue)后九个月内提出。29如果专利商标局认定专利要求很有可能(more likely than not)不具有可专利性,或者PGR申请中提出了对其他专利或申请具有重要意义的、新的或者悬而未决的法律问题,则美国专利商标局必须批准该申请。30PGR申请批准的门槛较低,从而鼓励尽早对专利提出质疑。

PGR程序将类似于现有的重新审查流程。PGR申请必须指明要挑战哪些权利要求的有效性,并提供挑战的证据。证据可以是先有专利或出版物,也可以是宣誓书。31在现有单方重新审查流程中,专利权人仅可以在美国专利商标局接受重新审查申请之后,提交一份声明。而PGR与此不同的是,专利所有人可以在美国专利商标局规定的时间范围内,在程序启动前提交一份对于PGR申请的初步回应。32专利商标局将在收到专利权人的回应或者在此类回应截止日期之后(如果专利权人未发表意见)的三个月内决定是否启动PGR。33 

在决定是否接受PGR申请时,美国专利商标局可以考虑该PGR所依赖的先有文献或抗辩理由,是否在专利审查期间已经被专利局考虑过。34PGR申请人不得以匿名形式,35不得申诉美国专利商标局拒绝接受PGR请求的决定,36美国专利商标局的决定必须以书面形式公开。37和现有重新审查程序一样,美国专利商标局可合并多个PGR请求或者拒绝后来提交的请求。38

在PGR审查期间,专利权利人有权对专利进行一次修改,即取消受到质疑的权利要求或者提出“合理数量”的替代权利要求,但不得扩大权利要求范围或者引入新的技术特征。39PTAB可允许“基于合理理由”的修改动议。40

AIA还要求美国专利商标局允许在PGR期间执行证据开示程序,但证据开示的范围和程序尚不清楚。41AIA仅规定美国专利商标局必须将证据开示程序限于“直接与任何一方提出的事实声明相关的证据”、并制定管理交换文件的保密准则以及规定对滥用证据开示的制裁。42

当事人如果已对一专利的有效性提出民事诉讼,则不得再提起PGR请求;在提出PGR请求之后提起的要求专利无效的民事诉讼都将被暂时中止。43但是,如果专利权利人提起侵权诉讼后,被告即使已启动PGR,仍可反诉专利无效。44此外,如果专利侵权诉讼是在专利批准后三个月内提起的,法院不能仅仅因为PGR请求的提交或批准而中止诉讼中临时禁令的请求。45

PTAB对专利权利要求有效性进行最终裁定后,PGR提起人不得以其在PGR期间“提出或者按理本应提出”的任何依据再次向美国专利商标局或者法院攻击该专利权利要求的有效性(estoppels)。46此外,一旦启动PGR,即使各当事方达成和解,该程序也将完成最终裁定。47但是,为避免各当事方出现上述提到的限制(estoppels),申请人可在美国专利商标局对申请实质作出裁定之前撤回申请。48

3. 双方复审

从2012年9月16日开始,AIA将现有双方重新审查程序改为双方复审((Inter Partes Review (IPR))程序。49但是,未决的双方重新审查将继续遵循原先的规定进行。50

只有在PGR期限结束或者先前的PGR终止后,才能提出IPR申请。51与PGR类似,申请人不得同时启动民事诉讼和IPR。但是,在被送达诉状后一年内,被告可以在反诉无效性的同时申请IPR。52与现有双方重新审查程序类似的是,IPR只能考虑先有的专利和印刷出版物。53 

AIA规定批准IPR申请的标准是,IPR申请中呈现出申请人至少会对一项权利要求具有“合理的胜诉可能性(reasonable likelihood that the petitioner would prevail)”。54这一规定对2011年9月16日及之后的双方重新审查请求即时生效。55

IPR程序与PGR程序类似之处在于:(1)对申请内容的要求基本相同,(2)专利权人将有机会做出回应,(3)美国专利商标局将在收到回应或者回应期限截止之后的三个月内决定是否批准申请,(4)申请人不得就申请被拒而提起上诉,但可以就最终裁定本身提起上诉,(5)申请人不得匿名,以及(6)申请人在提起专利无效的民事诉讼之后,不得提出IPR或PGR申请,但可以在提出反诉无效性之后提出申请。56此外,IPR也有证据开示程序,但仅限于对事实或专家证人询问证词,以及“保证审判公正必须的”证据开示。57

与现有双方重新审查程序相比,新IPR程序拥有若干优势。首先,IPR不受限于1999年11月29日之后授予的专利,从而为攻击比较老的专利提供了新的选择。58其次, IPR必须在两年内完成,明显快于当前三年以上才能完成的重新审查程序。59急需尝试新IPR程序的人员应在新规定生效之后尽快提出申请,因为AIA允许PTO将实施后前四个财政年度期间每年授予IPR的最高数目限定为281,这远远少于本财政年度预计的双方重新审查请求的数目(大约400)。60现有诉讼中的当事方很少能够应用IPR,因为如上所述,AIA只允许在接到讼状后一年内提出IP。61

4. 补充审查

“补充审查”自2012年9月16日开始生效。在这项新程序中,对于任何专利,62AIA为专利权人提供机会更正在专利审查过程中所犯的错误或者疏忽,以避免专利被裁定不可执行。具体来说,AIA第12条允许专利所有人根据35 U.S.C. § 257向美国专利商标局申请补充审查,以“考虑、重新考虑或者更新被认为与专利相关的资料”。63在收到该申请的三个月内,美国专利商标局将颁发证明文件,表明该申请是否提出“一个重要的可专利性新问题”。64

如果专利局批准补充审查申请,其将根据单方重新审查程序(ex parte reexamination)执行重新审查,但专利权人将无权提交声明。65在补充审查期间,美国专利商标局“应处理申请人提出的所有和专利性重要相关的新问题”。66但是,与重新审查不同的是,补充审查不限于专利或者印刷出版物。AIA对此使用了一个含义广泛的词汇“信息(information)”,似乎允许提交任何文件或者信息,包括先有技术、数据、相关案件的资料、国外的申请情况、相互矛盾的论据和相关诉讼等。

这条规定的关键部分是要求“如果在补充审查期间考虑、重新考虑或者更改先前专利审查期间未考虑、未充分考虑或者不正确的资料,则不得基于原审查期间的相关行为裁定专利不可执行”。67

补充审查不适用于在地区法院诉讼中提出的指控,68也不适用于在国际贸易委员会诉讼中提出的指控,除非与补充审查相关的复审程序在提交诉讼前结束。69在执行补充审查过程中,如果美国专利商标局意识到可能存在与专利性相关的“重大欺骗(material fraud)”行为,专利商标局可取消相关专利权利要求,且“亦应将此事报告给检察机关”。70然而该条文并未对“重大欺骗”行为或者如何执行调查作出定义。

补充审查给中国企业同时带来机遇与风险。专利所有人可以此“清洗”可能会构成的不正当行为(inequitable conduct)。根据先前的法规,补发(reissue)或者重新审查(reexamination)都无法达到这一效果。因此,补充审查为更正尽职调查、清理或者诉讼前分析过程中发现的错误或者疏忽情况提供了有效的工具,从而避免专利在诉讼中因不正当行为而被判不可执行。

但是,这一新机制可能会突出专利的潜在弱点,并且被指控的侵权人可能会就补充审查期间的行为和疏漏,提出新的不正当行为指控。因此,与其使专利接受美国专利商标局和法院的双重严格审查,可能不如把不正当行为的问题只留给法院。法院只有在疏漏或错误表达达到“如果没有这样行为,专利局不可能授予专利”的情况下,才可能认定不正当行为存在。71

C. 先有商业使用之抗辩

在AIA生效之前,专利法35 U.S.C. § 273规定了如下商业使用抗辩:如果某当事方在专利有效申请日期的至少一年前将商业方法专利标的物投入实践,并且在该专利的有效申请日期之前通过商业用途使用该标的物,这些善意活动不被认为是专利侵权行为。72到2011年9月16日为止,AIA将这些“先有使用”权利扩大到于该日期或之后授予的任何专利73的任何“工艺流程、机械、生产、生产使用的成分或者其他商业工艺流程构成的任何标的物”。74

现在,任何商业使用,无论是内部商业使用还是公平交易或者商业转让有用的最终成果,发生在专利有效申请日期或者发明人公开披露发明日期较早日期至少一年以前的,均有权就侵权指控进行先有使用辩护。75但是,这项辩护不适用于源于专利所有人的先有使用。76

这一规定涵盖了非盈利性实验室或者实体,“例如,目标受益人是公众的大学或者医院”,但仅针对“实验室或者其他非盈利实体的持续非商业使用”。77但是,“大学除外”的规定排除了针对大学拥有的专利使用这项辩护。78

受保护的先有使用者进行的销售耗尽了专利权人的权利,从而保护所有下游客户不受该销售的影响。79这项辩护是专有的。除非是善意转让整体业务,否则它不得被许可、授权或者转让给他人。80此外,这项辩护也不是针对所有专利权利要求,而是仅延伸至先有商业使用的特定标的物。81

根据35 U.S.C. § 285,不合理使用先有商业使用辩护可作为裁定案件判给律师费的依据。82此外,根据§ 102或者§ 103条,提出这项辩护不影响专利有效性。83

D. 商业方法专利及税务策略专利

AIA规定了对获得及执行商业方法专利的新限制条件。虽然这些规定未改变可获得专利主体的发明类型的定义,但有效地排除了在AIA生效前可能被授予并执行的某些专利。

1. 对商业方法专利提出质疑

AIA的第18条,84将有利于攻击与金融服务及产品相关的商业方法专利的有效性。该条款2012年9月16日开始生效,有效期为八年。根据这条规定,被指控对“所涵盖的商业方法专利”构成侵权的当事方可以向美国专利商标局提起特殊的复审请求,并要求法院在此复审期间中止专利侵权诉讼。85“所涵盖的商业方法专利”的权利要求需涵盖下列内容:“金融产品或服务中的数据处理或者实践中使用的其他操作”的方法和设备、行政事物或者管理,但不包含“技术发明”。86

在复审程序中,被控侵权人可基于与不可执行性或者无效性相关的任何理由要求美国专利商标局取消权利要求,例如:缺乏可专利性标的物、显而易见性或者对先有技术已披露或者缺乏充分的书面说明。87然而AIA的第18(a)(1)(C)条令人混淆之处在于,该条规定限定先有技术为第102(a)条先有技术,其102(a)是指在专利的有效申请日之前一天有效的102(a),或者以下先有技术
(I)在美国申请专利的日期前至少一年前披露的发明;以及
(II)落入该项的第102(a)条范围(第3(n)(1)条中提出的有效日期之前有效的)如果由他人在专利申请人发明之前披露。88
引起混淆的原因在于,AIA生效之前,35 U.S.C. § 102(a) 提到的发明日期之前的活动始终涉及他人对“发明”的披露。

2. 税务策略

AIA第14条即时生效,限制发明人申请与税务策略相关的专利。如果一项发明包含“减少、避免或者推迟纳税义务的策略”,则AIA认定该税务策略是先有技术。89但是,这项推翻创新性的规定不适用于仅针对帮助准备纳税申报或者财务管理的发明。90AIA第14(d)条规定第14条不得解释为意指其他商业方法具有可专利性,或者其他商业方法的专利有效。91

美国专利商标局最近发布了关于专利审查员应如何运用这一新的法律条文的准则。92这些准则解释了本条文适用的发明是税收优惠结构,例如员工福利计划或者免税组织,但并非适用于税务数据的软件发明。93例如,美国专利商标局不认为AIA会自动拒绝计算机相关的组织税务申请数据的方法或者使个人能够提交纳税申报或者管理财务的软件发明。94

E. 共同诉讼

AIA对由非专利实施的实体(nonpracticing entities)提出的案件做出了明显回应,增添了35 U.S.C. § 299,这严重限制了专利权人在单项诉讼中能加入的被告数量和类型。95这一新法律条文即时生效,只允许在满足以下情况的单项诉讼中包含多个被告:(1)被告可能有共同责任或者“出自与生产、使用、进口至美国、提供销售或者销售相同的被控产品或者供应流程的相同交易、事件或者一系列交易或事件”;以及(2)所有被告具有共同的事实问题,而不仅是他们各自被控对诉讼中的一项或者多项专利构成侵权。96被控侵权人可放弃这项规定中的权利。97

F. 收费规定机关及美国专利商标局经费

AIA赋予美国专利商标局规定收费的权力。98该法案仅允许局长规定费用,以支付美国专利商标局与专利以及商标相关的处理、活动、服务以及材料费用。99

一些人担心美国专利商标局可以利用这项收费规定权力“鼓励”有利于其自身运作的行为,例如更少的权利要求、更短的申请或者成本更高的继续申请。但是,AIA另一方面又规定了有利于创业公司或者某些个人发明人的微实体费率(减少收费75%)。100

Ⅲ. 其他规定

A. 衍生(derivation)调查程序

根据这一程序,PTAB可以确定较早提交的专利或者申请中披露的内容是否是从较晚提交的申请或者专利的发明人获得。当发明人与他人沟通其发明理念,而他人主张发明归属自己时,可能发生衍生情况。101和先前系统一样,AIA不认可从他人那里获得发明的人是发明人。102

AIA的衍生程序取代现有专利法中的先发明比较程序(interference)。原来的先发明比较程序是建立在发明优先法律体系下的。和先前的先发明比较程序一样,衍生程序可以在(两名或两名以上的专利所有人之间的)法院诉讼或者在美国专利商标局提起申请。任何法院诉讼都必须在第一项主张衍生发明的专利授权后一年内提起,而美国专利商标局程序必须在第一项衍生的权利要求公开后一年内提起。103衍生调查程序规定自2013年3月16日开始生效。104

B. 最佳实施例
35 U.S.C. § 112第一段依然要求专利说明书“应载明发明人或者共同发明人构思的执行发明的最佳实施例”。AIA增添了35 U.S.C. § 282(3)(A),规定不能满足最佳实施例要求不再是裁定专利权利要求被取消、无效或者无法执行的依据。105美国专利商标局近期宣布,将继续审查专利申请是否满足最佳实施例的要求,106但承认“单方申请过程中很少会出现根据没有披露最佳实施例而否定专利性的情况”。107对最佳实施例要求的变化自2011年9月16日开始生效,适用于该日期当日或之后提交的所有案件。108

C. 标识及虚假标识

AIA法案修订了专利标识部分,以解决近年来困扰法院系统的多起虚假标识案件。尽管法院近期做出的判决极大地削弱了这些案件的影响,但AIA通过下述途径真正消除了虚假标识案件所带来的消极后果:(1)删除虚假标识在没有重大损害情况下的私人诉讼权,(2)将私人诉讼中的损失赔偿限定于足以补偿损害的数额,以及(3)取消基于过期专利的虚假标识案件。109AIA还修订了35 U.S.C. § 287(a),允许产品指明将专利产品与专利号联系起来的网站。110这一标识法规变化自AIA颁布之日起开始生效,适用于所有未决以及之后的所有案件。111

D. 律师意见
AIA从基本上把有关故意侵权112的现有联邦巡回上诉法院判例条文化,并增添了35 U.S.C. § 298,规定不得将未能获得律师意见或未向法院或陪审团呈交律师意见作为故意侵权的证据。113AIA还进一步规定,这些因素也不构成诱使侵权的证据, 114这与联邦巡回上诉法院的判例相反。115有关律师意见的规定自2012年9月16日开始生效。116

E. 管辖权及审判地

AIA包含若干项有关管辖权和审判地的规定。首先,AIA将某些类诉讼和上诉的管辖法院由美国哥伦比亚区地方法院改为美国弗吉尼亚东区地方法院。117第二,AIA明确规定,州法院对于由专利、植物新品种保护或者版权产生的任何权利要求不具有管辖权。118此外,AIA撤消了最高法院的一项判例法,该判例法否定了专利强制反诉给予联邦巡回上诉法院管辖权119120管辖权和审判地变化自2011年9月16日开始生效,并适用于在此日期当日及之后提交的任何案件。121

F. 其他条目
AIA修订了第35项的第115条,从而便于受让人(以及发明人有义务转让的当事方)在无发明人正式宣誓的情况下提交专利申请。AIA修订了§ 115以允许用替代声明代替发明人的宣誓。122此外,AIA还修订了§ 118,授权“发明人已转让或有义务转让的人员”提交申请。123关于发明人宣誓的修订内容自AIA颁布一年后生效,并适用于在此生效日期当日之后提交的任何专利申请。124

AIA允许专利局局长优先审查“对国民经济或者国家竞争力具有重要意义的产品、工艺或者技术申请”。125该法案还要求在未来几年内对下列领域开展多项研究,例如,实施AIA的影响、126取消先发明日规定给小企业带来的影响、127基因检测、 128申请人多样性、 129针对小企业的国际专利保护130以及非实施专利的实体的专利诉讼。131

Ⅳ. 结论

AIA将对所有专利问题产生重要影响,尤其是商业方法专利、非实施专利的实体提起的诉讼以及在美国专利商标局审查期间没有相关先有技术的专利(例如涉及软件的专利)。随着这项新法案生效,执业人员及相关行业都将经历一系列变革。为避免受到这些变革的影响,所有相关当事方都必须在未来几年内密切关注法院和美国专利商标局在这些方面的行动。

附录A

《美国发明法案》生效日

除非另有规定(第35条),条款的生效日是颁布后满一年 (2012916) 包括下列:

不是另有规定的(2012916日生效的): 律师意见 (17), 旅行费用 (21), 卫星办公室(第23/24条), 重大技术优先审查 ( 25), 执行研究(26), 基因检测研究 ( 27), 专利监察官 (28), 专利申请多样性研究 ( 29), 国会认识(30), 小型企业国际专利保护研究 (31), 预算效果(36)

2011101日生效的包括下列:

专利商标局经费 (22)

 一旦颁布立即生效(即 2011916日生效)包括下列:

最佳实施例 (15)

 

现有商业使用抗辩(5)

审判地 (9)

从委员会向联邦巡回上诉法院上诉讼

( 7(e))

标识 (16)

微实体

专利服务费用 (11)

司法管辖权,包括共同诉讼(19)

经费协议 (13)

306条修正案 ( 145改为144)

专利商标局费用规定机关 (10) (7年终结条款)

对授予人体生物专利的限制(33)

税务策略 (14)

无偿公益服务 ( 32)

专利期限延长 (37)

双方复审标准从SNQP变更为胜诉的合理可能性

颁布后满10日(即2011926日)生效的包括

颁布后满 60日(即 2011916日)生效的包括:

优先审查费用和附加费 (11(h) (i))

书面申请费用( 10(h))

颁布后满1年(即2012916日)生效的包括:

发明人誓言, 变更至第112 (共同发明人) (4)

3方再授予提请 ( 8)

授予后审查和IPR (6条,第306条修正案除外(145改为144), 于颁布日生效)(渐次执行四年).

专利审判和上诉委员会 (7),

将复审决定上诉于联邦巡回上诉法院的司法管辖权于颁布时生效的除外

商业方法专利 (18)(8-年终结条款)

补充审查 (12)(适用于生效日当日或之后申请的专利)

技术修正,包括对再授予规定的变更(20)

专利诉讼研究 (34)(颁布后满1年到期)

颁布后满18个月(即2013316日)生效的包括:

发明人申请优先制,新第102, 经修正的第103条,废除第104条,衍生,废除法定发明登记 (3)


 

附录B

专利质疑程序对比 

 

授予前提交文献

现有单方重新审查

现有双方重新审查

授予后复审

双方复审

申请提交期限

专利批准前的有限时间

授予后

授予后 (直至2012916)

授予后9个月内

授予后9个月后

申请批准标准

不适用

实质性新问题

成功的合理可能性 (2011916)

很可能或者具有重要的新/未解决的法律问题

成功的合理可能性

匿名与否

是否有禁反言

提出或可能提出的问题

提出或可能提出的问题:专利商标局、地方法院和美国国际贸易委员会

提出或可能提出的问题:专利商标局、地方法院和美国国际贸易委员会

审查机关

审查员

中心审查组

(Central Reexam Unit)

中心审查组

(Central Reexam Unit)

委员会

委员会

证据开示/证据形式

不适用

声明

声明

声明和证据开示

声明和证据开示

处理速度

取决于具体案件

(平均)

3以上(平均)

1(预期)

1(预期)

上诉

只有专利权人可以向委员会,然后向联邦巡回法院上诉

只有专利权人可以向委员会,然后向联邦巡回法院上诉

双方都可以向委员会,然后向联邦巡回法院上诉

双方都可以向联邦巡回法院上诉

双方都可以向联邦巡回法院上诉

 
 

1 Patent Reform Act of 2011, Pub. L. 112-29, H.R. 1249.
2 1952年7月19日法案, ch. 950, 66 Stat. 792, 条文化35 U.S.C., 题目为“专利”
3 “鼓励创新: 竞争与专利法及政策的适当平衡/国际贸易委员会报告,” 国际贸易委员会 (2003年10月). http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf
4 “21世纪的专利体系,” 知识经济下的知识产权委员会 (Stephen A. Merrill, Richard C. Levin, and Mark B. Myers, eds., 全国研究理事会, 2004).
5 Michael F. Martin,“优先发明制的终结: 其起源的精确历史.” 49 IDEA 435, 439–440 (2009). 国会也发表意见表明改变为发明人申请优先制有利于美国的专利体系,并将推动社会和谐、国际统一、经济增长、就业增加以及保护小型企业及发明人. AIA, Secs. 3(o), 3(p), 30.
6 AIA, Sec. 3(j)
7 Id., Sec. 3(n)(1)
8 Id., Sec. 3(a)
9 Id. Sections 119 and 365 (a) and (b) 定义了美国专利及申请获得较早申请日期所基于的外国申请, and Sections 120, 121, and 365(c) 定义了美国专利及申请获得较早申请日期所基于的美国专利及申请(又名母案申请).
10 Id., Sec. 3(b)
11 Id.
12 Id.
13 “发明实体”和“获得者”并非法定名词.
14 AIA, Sec. 3(b)
15 Id.
16 Id.
17 Id., Sec. 3(c)
18 根据新规定,只能在联邦巡回法院提起对 PTAB对PGR,IRP和重新审查决定的上诉,而根据35 U.S.C. § 145规定,上诉人可以选择在联邦地方法院提起对重新审查和衍生程序决定的上诉。Id., Sec. 7.
19 Id., Sec. 35.
20 Id., Sec. 8.
21 37 C.F.R. 1.99(d)(2007).
22 AIA, Sec. 8 (35 U.S.C. § 122(e)).
23 Id.
24 AIA并没有明确限制授予前提交的文献必须为创新型或显而易见性相关的信息,而允许第三方在指出所提交文件相关性的前提下提交任何文件. Id.
25 Id., Sec. 6(d).
26 Id. (35 U.S.C. § 322(a)(3)).
27 Id., Sec. 6(f)(2)(a) (“(A) 通常.— subsection (d)修订条款将在此法案颁布一年之后生效,并且除非在section 18 and paragraph (3)另有规定,将只适用于section 3(n)(1)描述的专利.”
28 Id., Sec. 6(f)(2)(b) (“(B) 限制.— subsection (d)修订条款生效的第一个四年内,专利局局长可对每年根据35 U.S.C.第32章授予后复审的批准作出数量限制.”
29 很多情况下,新法案禁止在专利授权9个月内未对其提起PGR申请的申请人对任何之后的重新授予专利提起PGR申请。根据新法案,如果PGR申请人要求取消重新授予专利中权利要求范围与原专利相同或更窄的某一项权利要求,该PGR申请将不被批准。AIA, Sec. 6 (35 U.S.C. § 325(f)). PGR可用于质疑具有更宽权利要求范围的重新授予专利。
30 Id. (35 U.S.C.§324).
31 Id. (35 U.S.C. § 322).
32 Id. (35 U.S.C. § 323).
33 Id. (35 U.S.C. § 324(c)).
34 Id. (35 U.S.C. § 325(d)).
35 Id. (35 U.S.C. § 322(a)(2)).
36 Id. (35 U.S.C. § 324(e)).
37 Id. (35 U.S.C. § 324(d)).
38 Id. (35 U.S.C. § 325(c)-(d).
39 Id. (35 U.S.C. §§326(a)(9), and 326(d)(1), (d)(3)).
40 Id. (35 U.S.C. § 326(d)(2)).
41 Id. (35 U.S.C. § 326(a)(5)).
42 Id. (35 U.S.C. § 325). 然而很多人认为美国专利商标局未来对于证据开示的规定将至少在一定时期内与先发明比较程序中的相关规定相像。先发明比较程序中的证据开示请见37 C.F.R. 41.150-158 and Standing Order, Board of Patent Appeals and Interferences (March 8, 2011), ¶¶150-185.  See also 37 C.F.R. 41.128 (prescribing sanctions in interferences).
43 Id. (35 U.S.C. § 325(a).
44 Id. (35 U.S.C. § 325(a)(3)).
45 Id. (35 U.S.C. § 325(b)).
46 Id. (35 U.S.C. § 325(e)).
47 Id. (35 U.S.C. § 327(a)).
48 Id.
49 Id., Sec. 6(a).
50 Source: USPTO FAQs, dated September 26, 2011.
51 AIA, Sec. 6(a) (35 U.S.C. § 311(c)).
52 Id. (35 U.S.C. § 315).
53 Id. (35 U.S.C. § 312(a)).
54 Id. (35 U.S.C. § 314(a)).
55 76 Fed. Reg. 59055-59058 (September 23, 2011).
56 Id., Sec. 6(a).
57 Id. (35 U.S.C. § 316(a)(5)).
58 Id., Sec. 6(c)(2)(A).
59 See USPTO 6/30/11前季度行政统计, available at www.uspto.gov/patents/stats/Reexamination_Information.jsp.
60 Id., Sec. 6(c)(2)(B). 281与2010行政年提起的双方重新审查数量相同. See USPTO 6/30/11前季度行政统计, available at www.uspto.gov/patents/stats/Reexamination_Information.jsp.
61 Id., Sec. 6(a) (35 U.S.C. § 315).
62 Id., Sec. 12(c).
63 Id., Sec. 12(a) ((35 U.S.C. § 257(a)).
64 Id.
65 Id. (35 U.S.C. § 257(b)).
66 Id.
67 Id. (35 U.S.C. § 257(c)(1)).
68 Id. (35 U.S.C. § 257(c)(2)(A)).
69 Id. (35 U.S.C. § 257(c)(2)(B)).
70 Id. (35 U.S.C. § 257(e)).
71 See Therasense v. Becton, Dickinson & Co., Nos. 08-1511, -1512, -1513, -1514, -1595 (Fed. Cir. May 25, 2011) (en banc).
72 35 U.S.C.§ 273(b)(1).
73 AIA, Sec. 5(a) (35 U.S.C. § 273(a)).
74 Id., Sec. 5(c).
75 Id., Sec. 5(a) (35 U.S.C. § 273(a)(1)-(2)).
76 Id. (35 U.S.C. § 273(e)(2)).
77 Id. (35 U.S.C. § 273(c)(2)).
78 Id. (35 U.S.C. § 273(e)(5)).
79 Id. (35 U.S.C. § 273(d)).
80 Id. (35 U.S.C. § 273(e)(1)(A)-(B)).
81 Id. (35 U.S.C. § 273(e)(3)).
82 Id. (35 U.S.C. § 273(f)).
83 Id. (35 U.S.C. § 273(g)).
84 Id., Sec. 18(a)(3).
85 Id., Sec. 18(a)(1) & 18(b).
86 Id., Sec. 18(d). 该法案指出USPTO应当明确一项专利是否具有“技术”发明. Id.
87 Id., Sec. 18(a)(1); see also Sec. 6(d) (35 U.S.C. § 321(b)).
88 Id., Sec. 18 (a)(1)(C).
89 Id., Sec. 14(a).
90 Id., Sec. 14(c).
91 Id., Sec. 14(d).
92 Memorandum from Robert W. Bahr,税务策略将被认为是现有技术, Sept. 20, 2011, available at www.uspto.gov/aia_implementation/tax-strategies-memo.pdf.
93 Id. at 1-2.
94 Id. at 2.
95 AIA, Sec. 19(d)
96 Id.
97 Id.
98 Id., Sec. 10.
99 Id.
100 Id.
101 Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1190 (Fed. Cir. 1993).
102 AIA取消了35 U.S.C. § 102(f) 所规定的“发明人有权获得专利…除非专利申请中的发明并非由其本人发明…”
103 Id.
104 Id., Sec. 3(n)(1)
105 Id., Sec. 15.
106 http://www.uspto.gov/aia_implementation/best-mode-memo.pdf
107 Manual of Patent Examining Procedure § 2165.03.
108 AIA, Sec. 15(c).
109 Id., Sec. 16(b).
110 Id., Sec. 16(a).
111 Id., Secs. 16(a)(2) and 16(b)(4).
112 See Knorr-Bremse System Fuer Nutzfahrzeuge Gmbh v. Dana Corp., 383 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2004).
113 AIA, Sec. 17.
114 Id.
115 See, e.g., Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 543 F.3d 683, 699 (Fed. Cir. 2008) (“[T]he failure to procure such an opinion may be probative of intent in this context.”).
116 Sec. 35.
117 AIA, Sec. 9.
118 Id., Sec. 19(a).
119 Holmes Group, Inc. v. Vornado Air Circulations Systems, Inc., 535 U.S. 826 (2002).
120 Id., Sec. 19(b).
121 Id., Secs. 9(b) and 19(e).
122 Id., Sec. 4(a).
123 Id., Sec. 4(b).
124 Id., Sec. 4(e).
125 Id., Sec. 25.
126 Id., Sec. 26.
127 Id., Sec. 3(l).
128 Id., Sec. 27.
129 Id., Sec. 29.
130 Id., Sec. 31.
131 Id., Sec. 34.

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