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Therasense案的影响力能持续多久?

China IP News
2012年5月16日

王宁玲, Irving, Thomas L.

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专利侵权抗辩中的不公平行为是一个由美国法官从公平原则中发展而来的独特原则——很像“不洁之手”和欺诈。没有成文法禁止不公平行为,但是美国法规汇编第37编第1.56条(“第56条”)规定:“涉及专利申办的每个人应对美国专利商标局(USPTO)承担诚实和善意的义务”。

如果所主张的专利被美国法院认定是通过实施不公平行为在USPTO取得的,那么该专利将被裁定完全不能执行。认定不公平行为的要求是:对USPTO承担了披露义务的个人1)没有披露实质信息或对此进行了虚假陈述;2)有意欺诈USPTO。Star Scientific Inc.诉R.J. Reynolds Tobacco Co.一案, 537 F.3d 1357, 1365(联邦巡回上诉法院,2008年)。在最近的Therasense, Inc.诉Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276 (联邦巡回上诉法院,2011年)(全院联席审理)一案的全院联席判决中,多数意见列明的实质重要性和意图的标准偏离了早前的先例。

Therasense案件中的多数意见将实质重要性定义为“若非”实质重要性, 即指USPTO基于未披露(或虚假陈述)的信息,本来不应给该权利要求授权。多数意见也提供了一个“重大主动不当行为”的例外。“重大主动不当行为”指尽管该信息不具备“若非”实质重要性,但允许专利权人执行该专利仍然是不公平的。提交明确无误的虚假书面陈述就是这种例外的一个例子。Therasense, 649 F.3d. at 1292。

“若非”实质重要性是一个比当前第56条下的实质重要性定义更为严格的要求。当前第56条规定, 下列信息具有实质重要性,如果它并非是对已知信息的累加并且:

1) 它确定了一项权利要求不具备专利性的表面上证据确凿的案件;或
2) 它推翻了申请人所采取的涉及专利性的立场或与之矛盾。
 

关于意图,Therasense案的多数意见明确废除了“本应知悉”的标准;并且明确要求有欺骗USPTO的特定意图。而且,特定欺骗意图必须是“从全部证据中得出的唯一的最合理的推论”。联邦巡回上诉法院解释到:认定该意图要求对USPTO承担了披露义务的人“知悉参照信息,了解参照信息具有实质重要性;并且蓄意隐瞒参照信息。” Therasense, 649 F.3d. at 1290.

Therasense案的多数意见也明确驳回了先前得到广泛运用的、对实质重要性和意图进行平衡的“浮动标准”,指出意图和实质重要性是独立的要求。通过驳回浮动标准,Therasense案清楚地表明:联邦地区法院不能单独从实质重要性中推定出意图;有关欺骗意图的证据必须独立地予以权衡。

2011年7月21日,USPTO发布了拟议规则,采纳了Therasense案所确定的实质重要性标准。2011年9月16日,奥巴马总统签署了美国发明法(“AIA”),美国发明法是对美国专利法的重大变革,但是仅仅间接地涉及不公平行为。USPTO官员当时评论到:新的美国发明法需要制定如此多的规则,以至无限期地推迟了对第56条的修改。

因此,现在对于不公平行为,美国专利执业人员的主要指南是Therasense案件中联邦巡回上诉法院的全院联席判决。

观察Therasense案多数意见对不公平行为法律的收紧是否能够持续下去,将会十分有趣。过去由法院主导的采取更严格标准的努力已经持续了数年,但此后其势头已逐步削弱。例如,在Kingsdown Med. Consultants, Ltd.诉 Hollister Inc., 863 F.2d 876, 876 (联邦巡回上诉法院,1988年) (全院联席审理)案件中,联邦巡回上诉法院认为:只有在证明了充分罪过性的时候,才能认定意图,从而摒弃了已往案件中的重大过失标准。但是,到2000年初,该法院使用“本应知悉”标准进行判决,该标准甚至低于由Kingsdown案件所驳回的重大过失标准。请参阅Hoffman-La Roche, Inc.诉Promega Corp., 323 F.3d 1354, 1367 (联邦巡回上诉法院,2003年),Bristol-Myers Squibb Co.诉Rhône-Poulenc Rorer, Inc., 326 F.3d 1226, 1229 (联邦巡回上诉法院,2003年),Dayco Prods., Inc.诉Total Containment, Inc., 329 F.3d 1358, 1367 (联邦巡回上诉法院,2003年)等案件。

Therasense案件所收紧的标准,将会受到专利界的欢迎,但是有可能不能成功地对不公平行为的指控数量有重大影响。毫无疑问,被指控侵权人将继续提出对不公平行为的指控,只要指控的成本仍然微不足道,专利权人回应该指控的负担依旧沉重,而结局仍然有可能是一颗原子弹 (即如果证明了不公平行为,将彻底使专利不可执行并且被索取律师费)。

基于美国发明法,美国法典第35编第288条将于2012年9月16日被修正,取消欺骗意图。第288条修正后的内容如下:

在专利的一项权利要求无效的任何时候,对于侵犯可能有效的专利权利要求的行为,可以维持诉讼。

一些人主张:该项变更将推翻基于案例法的不公平行为。但尚不清楚美国法院是否赞同这一主张。

鉴于所有这些不确定性,美国执业人员遵循Therasense案以前的申办专利的惯例是合理的。

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